特許コラム

2010年11月10日 水曜日

審査官面接（2）

※審査官面接（１）

の続きです。

ポイント③
　自分たちの説明を主体にするのではなく、審査官への質問を主体として話を進める
　私が最も大切だと思っているポイントです。
 
　どうも、議論に弱い人は、自分の考えを滔々と述べることに一生懸命になってしまい、相手への問いかけを重視しない傾向にあるように思います。
　しかし議論においては質問する側に回ることは重要であると思います。例えば、審査官が引用した文献１に「アルコール」とだけ記載されているけれど、本願ではプロパノールを使用していて、引用文献１には「プロパノール」は記載されていない、と判断して欲しい場合を考えましょうか。
 
（例１）
出願人「引用文献１にはアルコールと書かれていますが、アルコールはメタノールもエタノールも色々あります。具体的にプロパノールが記載されていないのだから、引用文献１にプロパノールが記載されている、とする審査官殿の判断は誤りです」
審査官「しかし、プロパノールはアルコールでしょう？　じゃあ、なぜ引用文献１のアルコールがプロパノールを含まない意図だと言えるのですか？」
出願人「引用文献１に記載されたような用途では、アルコールは普通メタノールかエタノールを使うので、プロパノールを使うことはほとんどないです」
審査官「引用文献１の用途でプロパノールを使うことは全くないということですか？」
出願人「いいえ。全く使わないというわけではないです。コスト的にエタノールのほうが安いので」
審査官「でも、機能的には同じでしょう？　だったら、引用文献１にプロパノールも記載されていると判断すべきだとは思いませんか？」
出願人「でも、本願発明では、プロパノールを使わないと得られない効果があるので、そこのところも考慮して欲しいのですが……」
審査官「ふーん。なるほどねぇ」
 
（例２）
出願人「審査官殿は、引用文献１に「アルコール」と記載されていることから、引用文献１には「プロパノール」が記載されている、と判断されていますね？　でも、引用文献１ではプロパノールは具体的に記載されていないと思うのですが、それでもプロパノールが記載されている、と判断されるのですか？」
審査官「そうですね。引用文献１の用途で、プロパノールが使用できないとする根拠があるのなら別ですが、アルコールと書いてあれば、当業者ならプロパノールに想到すると判断しています」
出願人「引用文献１の用途ではほとんどの場合、メタノールかエタノールを使うので、プロパノールを使用することはほとんどないのですが、それでも駄目ですか？」
審査官「全く使用されないというのであれば、検討の余地があるかもしれませんが、そこはどうなんですか？」
出願人「全く使用されない、とまでは言えないです。コスト的にエタノールのほうが安いので。とはいえ、コストということで審査官殿の判断を覆すのは苦しいですかね？　やはり判断基準は機能ですか？」
審査官「まあそうでしょうね」
出願人「でも、本願の場合は、プロパノールを使用したときにだけ得られる効果があるので、そこのところも考慮して戴きたいのですが、そこはどのようにお考えですか？」
審査官「ふーん。なるほどねぇ」
 
　この２つの例は、議論の内容は同じです。でも、読まれた印象はずいぶん違うように感じませんか？　質問をしている側（例１なら審査官、例２なら出願人）が会話の主導権を握っている、と感じませんか？
　それだけのことなのに、最後の審査官の「ふーん。なるほどねぇ」という言葉のニュアンスにも差が出ているように思いませんか？
　
　正直、相手が「敵」である場合には、こんなに簡単に質問する側に回れないのですが、審査官は敵ではありません。基本的にはこちらの話を聞こうという姿勢で来られるわけですから、こちらが話の主導権を握ろうとすれば、案外すんなりと主導権を渡してくれます。
 
　また、面接の依頼をする際に、審査官の方から、
「どんな話をするのですか？」
と質問されることがあります。そのとき、私は
「拒絶理由の解釈で分からないところがあるので、その点について教えて戴きたい」
という言い方をすることにしています。
　実際の場面でも、こちらからの質問を主体に話を進めるわけですから、実情に会った回答です。
 
　ここのところ、少し気にしてみてもいいように思います。

に続きます。



投稿者 八木国際特許事務所

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